技術標準関連業務
(標準必須特許/SEP)
企業の技術標準化を支援し、
SEPの取得・評価・ライセンス交渉まで伴走支援する。
概要
課題
自社技術を秘匿するクローズ戦略のみでは製品の普及が滞り、事業目的の達成が困難になるリスクがある。特に、通信等の国際標準が不可欠な分野では、標準必須特許(Standard Essential Patent:SEP)の取得やFRAND(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory:公正・合理的・非差別的)条件でのライセンス対応が求められる。しかしながら、オープン戦略による技術普及と、自社技術を差別化するクローズ戦略をいかに両立させ、国際競争力を維持するかが企業の大きな課題となっている。
解決策
本件モデルにおいて、弁理士は、特許と規格文書の対応関係を精緻に分析して必須性を評価し、最適な出願戦略や交渉の助言を行うことをはじめとする技術標準関連業務を担う。インターフェース等を標準化する一方、コア技術を秘匿する「オープン&クローズ戦略」の遂行を支援することで、知財管理を越えた経営支援を行う。これにより、企業の産業競争力を高め、公正な市場環境での技術普及と利益確保の両立を実現する。
標準化された技術に係る発明を実施する上で必須となる特許であり、たとえば通信規格やデジタル機器の国際標準の実施に不可欠な特許である。携帯電話やインターネット通信機器は、3GPPやIEEEなど国際標準規格に基づき動作するが、その規格の一部を実現するために必須となる特許がSEPである。
本件モデルでできること
3-1 権利者代理業務及びコンサルティング業務
サービスの利用者が多いほど利用者にとっての利便性が増す性質(ネットワーク外部性)が高い分野、例えば通信技術分野では、市場の拡大を図るために標準化が不可欠である。よって、本件モデルは目指す標準技術に必須となるSEPの取得を支援することが最重要である。
新規出願の際には、標準規格に対応するようなクレームの文言設定や図面記載を意識し、将来的にSEPとして認定されることを見据えた明細書作成が必要となる。国際標準が狙いであればPCT出願は不可欠である。標準規格が確定するまでの間、分割等により出願を延命化させる対策も必要となる。また、代理業務では、標準化団体への情報提供、FRAND条件でのライセンス契約支援、さらには他社からの無効審判・侵害訴訟対応など、幅広い役割が求められる。
加えて、権利者に対するコンサルティング業務としての次のような戦略を立案・遂行する。
- SEPはオープンとなるので、標準技術を採用する他社との差別化のために、標準に必須とはならない自社のコア特許を獲得し、該特許をクローズにして優位性を維持するオープン&クローズ戦略を立案・遂行する。
- あるいは、クローズ領域の自社コア技術の周辺技術、例えばインターフェースを標準化してオープン領域とするオープン&クローズ戦略を立案・遂行する。
- あるいは、クローズ領域の自社コア技術の尖がった性能または自社コア技術の評価方法をオープン領域とするオープン&クローズ戦略を立案・遂行する。
出典:経済産業省「オープン&クローズ戦略」事例集より抜粋
3-2 SEP評価業務
SEP評価は単なる文献調査にとどまらない。まず、特許クレームを要素ごとに分解し、それぞれの要素が規格文書のどこに実装されているのかを一つひとつ突き合わせる。この作業は規格書の膨大な記述を丹念に読み解き、関連部分を抽出・比較する緻密な作業である。さらに、翻訳の精度確保や、外国評価人との意見調整を通じて、国際的に受け入れられる評価をまとめ上げることが求められる。最終的には「この特許がなければ標準規格の実装は不可能か」という判断を下し、エッセンシャル性を認定する。
3-2-1 具体的資料のやり取り・評価の流れ・期限
外国の案件では、まずアプリカント(依頼者)側から、対象特許・請求項(クレーム)、対応する標準(スタンダード)条項の候補、比較表(クレームチャート)が送られてくる。これらは多くの場合英語で作成されており、最終的な評価結果も英語でまとめることが多い。
評価者(エバリュエーター)は、日本の特許については日本の弁理士が担当する。最初に全体を通読し、「良さそうな部分」「怪しい部分」を一次チェックする。その後、対応関係が不十分な箇所については精査を行い、必要に応じて質問書(釈明依頼)を出す。判断は裁判所の証拠主義に近く、提出された証拠の範囲内で「YES/NO」を判断するという考え方を取る。
納期は案件ごとに異なり、1か月程度のものが多い。短いものでは2週間、長くても3か月を超えることはほとんどない。
また、外国側のアシスタント・エバリュエーターは形式面の確認を主に行い、実質的な判断はリード・エバリュエーターである日本の弁理士が行う。アシスタント側は「Mr.○○がYESと言っているならYESだろう」といった形式的な確認にとどまる場合が多い。
3-2-2 3GPP/5G、アバンシー等の民間プールの運用
3Gおよび4G時代には、正式なパテントプールが存在し、第三者による評価を経て運用されていた。しかし5Gでは正式なプールがなく、アバンシー(Avanci)のような民間組織が主導するプライベートプール的な仕組みになっている。
アバンシーは、自動車分野に特化して契約を取りまとめる交渉会社で、多数のメーカーを参加させている。
実務上は「標準を実施していれば、必須特許(SEP)は必ず存在する」という前提のもとで交渉が進む。ライセンス料は包括的な契約(車一台あたりいくらなど)で定められ、個々の特許の評価までは行われないことが多い。
3-2-3 必須性評価の現在地と課題
必須性(SEP)の評価業務自体は今も需要があるが、対象特許数・関連標準文書が膨大化しており、コストとスピードの確保が大きな課題となっている。
また、標準文書の内容が薄く、技術的常識を前提として記載が省略されているものもある。例えば送信部のみが記載され、受信部は当然存在する前提になっているような場合がある。そのため、記載上対応していなくても、技術的には対応していると判断する場合があり、経験に基づく読み替えが不可欠となる。
こうした背景から、機械的に「対応・非対応」を判断するのは難しく、エバリュエーターの経験値が業務の正確性を左右する。
3-2-4 日本知的財産仲裁センターからの評価依頼
日本知的財産仲裁センター(中裁センター)での手続では、いきなり「NO」と判定してはならず、まずは訂正申立や釈明書を求めることがルールで定められている。
書式は文章主義で、クレーム→ 対応標準 → 比較 → 結論、という流れを文章で記載する。ただし、案件によっては細かく表形式で整理する場合もある。
エバリュエーターは、提出された資料が正確に標準に対応しているかを確認し、疑義がある場合は相手方に質問書(否定理由通知など)を出して再提出を求める。
特に「NO」を出す場合は、その根拠を丁寧に説明する必要があり、単なる否定ではなく「こうすれば対応が取れる」といった助言(補完的提案)を行うこともある。これは「エバリュエーターとしてできるだけ救ってあげたい」という考え方に基づく。
3-3 標準化・ライセンス交渉支援
国際標準化活動では、多くの企業が標準必須特許を保有し、相互にライセンスを供与する。そのため、ライセンス請求が重複する「パッケージライセンス問題」がしばしば発生する。弁理士は評価結果を基に、依頼者にとって有利な交渉方針を立案し、FRAND条件での交渉をサポートする。また、中小企業にとってSEPライセンスは極めて高額な負担となりうるため、交渉の前段階での事前評価サービスや、回避設計の助言も重要な役割となる。
3-4 新市場創造型標準化支援
新市場創造型標準化制度とは、既存の業界団体等では対応が出来ない、複数の関係団体にまたがる融合技術・サービスや特定企業が保有する先端技術等に関する標準化を可能とするため、新規の原案作成委員会等の立ち上げを後押しする制度である。原案作成委員の運営費用は国庫から賄わられる。
業界団体等で標準化ができない場合に、新市場創造型標準化制度を活⽤することで、標準化を確実に推進できる。
経済産業省の管轄である新市場創造型標準化制度を活用できるように、「粗悪品の排除」「製品・サービスの品質保証」「ユーザー企業の安全性向上」等の公益性を明確にし、弁理士は提案企業と共に行動して新市場創造型標準化制度を活用支援する。
※JISC:Japanese Industrial Standards Committee(日本産業標準調査会)
経済産業省 標準化ビジネス戦略検討スキル学習用資料より抜粋
弁理士は、既存の業界団体と馴染みのない中小企業が、新市場創造型標準化によって「性能標準」や「評価方法の標準化」を目指すように指導すべきである。中小企業の自社技術をクローズ領域としたまま、その性能が性能標準の上位にあり、あるいは標準の評価方法で評価されていることが、営業上の大きな武器になる。たとえば、既存の試験規格が厚膜用で、薄膜には適さないケースでは、新たに薄膜向けの試験方法を提案・標準化することで、性能差を正確に示せるようになる。その尖がった性能を含む性能基準も標準化できる。
新市場創造型標準化を利用すれば、社会実装志向が強い大学やインキュベーション企業は、ローカル標準からグローバル標準への発展が期待される。また、大学発ベンチャーなどが持つ未利用特許を活かして、標準技術への転用を促す動きも考えられる。
本件モデルの事例
4-1 SEP判定業務
2000年代初頭の通信規格(3GPP等)の標準化活動では、日本企業が欧州主導の規格団体に積極参加していた背景があり、外部評価機関の人材として日本からも専門家の派遣が求められていたが、当時、通信技術のSEP判定を専門的に担える弁理士は、少なかった。モデル提供者はクライアントから通信案件を多数受任していた実績と信頼関係により、評価人材候補として推薦された。さらに、フランスの弁護士が主導した評価機関の立ち上げ時に、日米欧の知財専門家として参画した。
通信技術の標準化において、技術仕様に一致する特許が存在する場合、それは「必須特許(SEP)」とみなされ、全世界にライセンス提供義務(FRAND宣言)が課される。モデル提供者は、この評価において特許の構成要素と標準規格文書の構成要素の突合せ、明細書の読み込み、英語文献との整合性チェックなどを担った。
評価業務では、各クレームを要素に分解し、それぞれの要素が規格文書(例:3GPP TS)にどこで実装されているかを分析した。照合は英語で行い、最終的には「この特許がなければ標準の実装は不可能か?」という観点からエッセンシャルか否かを判断した。特に評価は複数人で実施され、モデル提供者が主にドラフトチェックや全体レビューを行うポジションで、事務所内外の専門家とチームを構成していた。
評価基準は時代によって変化があり、かつては1人の専門家が完結する形式から、チームでの評価、文書化、レビュー体制への移行があるなど、その時代に求められる評価スタイルを考慮する必要もあった。モデル提供者は、外国評価人(主にフランス)との英語でのやり取りを通じ、世界共通の評価様式の確立にも貢献した。また、日本語のクレームを英訳する際の精度担保も重要な業務の一部であり、翻訳ミスが評価に大きく影響するケースも多い。モデル提供者は、翻訳に付随する煩わしさや苦労を重ねながら、SEP判定業務を遂行した。
モデル提供者のSEP判定業務は高い評価と信頼を得ており、SEP判定業務への参画後、二十数年にわたりSEP判定業務の依頼を継続的に受けており、経営する事務所での主要な業務の一つとなっている。
SEP判定業務は、企業等の依頼者が保有する特許権が、対象となる標準規格の必須特許であるかを、弁理士等の受任者が判定する業務である。依頼者は、以下に示す作業フローでクレームチャートを作成する必要がある。クレームチャート作成では、SEP候補特許選定と、SEP候補特許の特定のクレームについて対応する規格対象部分をサーチすることとに、多大な負担が生じる。また、この作業は、知的財産部署の担当者のみならず、候補特許の技術内容に精通した技術者が担当せざるを得ないものであり、たとえば30~100時間程度を要する場合がある。この多大な負担は、依頼者である企業にとっては、SEP判定を依頼するにあたって障害となりうる。
受任者のSEP評価フローは、以下に示すフローで実施される。特定のクレームの各エレメントと規格対象部分との間で、対応関係があるかどうかの検証および評価書の作成に主な業務時間が費やされる。
クレームチャート作成フロー例(申請人:企業等)
SEP評価フロー例(受任者:弁理士)
4-2 AIを導入した今後のSEP判定業務
AIを導入することによって、主に依頼者である企業側での負担軽減が期待される。多大な負担と述べたSEP候補特許選定およびクレームに対応する規格対象部分のサーチは、30~100時間程度を要していた場合に、5~10時間程度に短縮される可能性がある。また、これまでは、特許を保有する企業が実施していたこれらの作業を、受任者である弁理士等がAIを駆使することによって依頼内容に取り込む可能性が広がる。この結果、依頼者(企業)の工数が削減され、依頼者(企業)に内在するコスト、労力負担が緩和されることから、SEP判定を依頼しやすい環境になる。
一方、受任者である弁理士等の業務は、AIの導入によって、形式的な対応確認作業等を時間短縮する見込みは得られるものの、「この特許がなければ標準規格の実装は不可能か」という最終判断は、AIでは未だ置き換えられない業務であり、今後も受任者である弁理士等の知見や考察が求められる業務である。
4-3 中小企業や大学等支援事例
4-3-1 標準化支援
弁理士は、技術の普及を志向する大学や研究機関により開発されたシーズ技術と、ベンチャー・中小企業とにより開発された周辺技術の標準化を支援し、SEPを取得支援する。標準化は、必ずしも大企業にとどまらない関心事である。
4-3-2 SEPライセンスに対する対応
海外企業から複数のSEPライセンス請求を受けた中小企業に対し、依頼特許の評価と非必須性の立証を行い、ライセンス料の大幅減額に成功した。さらに、製品設計の一部を変更することで特許依存度を低下させ、持続可能なビジネスモデルを実現した。
4-3-3 JIS取得事例
性能基準としてJISに認められた標準化事例として次のものがある。
JIS Z9107 安全標識-性能の分類,性能基準及び試験方法
最低りん光輝度がきわめて高いりん光材料を開発した中小企業の要請により、上記性能基準に新たに副分類Dが追加された。この中小企業は、JIS性能基準の最高ランクである副分類Dに属する性能をセールストークとして、その性能の客観性及び信頼性をアピールして、国内及び世界シェアのトップランクを維持している。標準化の対象ではないりん光材料自体は、特許権または営業秘密によりクローズ領域とされ、中止企業は自社技術の強みを市場で発揮できる。
JIS Z9107は新市場創造型標準化制度の制定以前に登録されたものである。
新市場創造型標準化を支援する弁理士は、たとえば、日本規格協会(JSA)との事前相談、標準化しないことを宣言する業界団体の会議への参加、新市場創造型標準化制度中の制度採択審議及び原案作成委員会への参加を通じて、中小企業による標準化を支援する。
弁理士が本件モデルに関わる意義
弁理士が関与すべき知的創造サイクル(知的創造-権利取得-権利活用)の中で、「権利活用」は紛争解決だけではなく、その主体は特許技術の事業化である。標準化は、開発技術を事業化するための出口戦略の一つであり、標準化支援は弁理士が関与する「権利活用」そのもの、または「権利活用」を見据えた活動である。
標準関連業務である「日本産業規格その他の規格の案の作成に関与」(弁理士法第4条第3項第4号)は、平成30年の法改正において追加された弁理士の標榜業務である。
弁理士にとってSEP分野への関与は、従来の出願・登録業務の枠を超えて、国際的な産業ルール形成に直接関与する意義を持つ。SEPは単なる知財権ではなく、産業の競争秩序を左右する存在であり、その評価と運用には高度な専門性と倫理性が求められる。弁理士がSEP業務に携わることにより、企業の国際展開を支援し、国内中小企業を不当なライセンス請求から守ることができる。また、弁理士自身も国際標準化活動の中でネットワークを構築し、日本発の技術を世界に広める触媒となり得る。
弁理士が本件モデルに関わるメリットと将来展望
新市場創造型標準化を含めると、標準化は様々な分野や企業に拡大している。SEPを用いる標準化も、今後は通信分野に限らず、医療機器、食品加工、照明(LED)など多様な分野で標準化の動きが拡大している。これに伴いSEP評価業務の裾野も広がり、弁理士の活動領域はさらに拡大するだろう。AIの導入により、クレーム分析や規格照合の一部は自動化が進むが、最終的な判断や交渉支援には依然として弁理士の高度な専門性が不可欠である。
SEP評価は極めて高額な報酬体系を持ち、弁理士事務所の収益基盤を支える力がある。同時に、業務は翻訳・分析・レビューなど工数の大きい作業を含むため、事務所内の人材育成や分業体制の確立も不可欠である。したがって、SEP業務は経営面・人材面の両方で弁理士事務所の成長を促す契機となる。
6-1 AIの活用
6-1-1 簡易評価と本評価の棲み分け
本評価(フルエバリュエーション)は、各クレーム要素と標準条項との対応を個別に検討し、理由付けを含めて結論を出す。一方、簡易評価(クレームチャート簡易版)は、AIなどを用いて「クレーム要素に対応しそうな標準条項を抽出する」段階までで止める。
簡易評価では理由付けや詳細な分析は行わず、主に初期スクリーニングやコスト削減を目的とする。依頼者にとっては短期間・低コストで概略を把握できる利点があるが、最終判断(ラストワーク)は必ず人間が行う必要がある。
6-1-2 クレームチャートの自動化可能性
クレーム要素と標準条項の対応候補を広く拾い上げる作業は、AIにより半自動化できる可能性が高い。AIが「対応していそうな箇所」を抽出し、エバリュエーターが最終的に判断する仕組みが現実的とされる。
例えば、AIが複数回探索しても対応箇所を見つけられなければ、その特許は「必須ではない」可能性があると判断できる。この段階ではAIが一次検索、専門家が最終確認という分業が効率的である。
この仕組みを構築できれば、評価件数を増やしつつ精度も担保でき、将来的には新しいビジネスモデル(AI補助付き必須性評価サービス)として展開できる見込みがある。
6-1-3 AI活用による効率化と最終判断(ラストワーク)の人手必要性
AIがクレームと標準条項の対応を自動で当てることはできても、「その対応が妥当かどうか」「技術的に同一と言えるかどうか」という最終判断は、依然として人間の専門家にしかできない。
AIは「判断らしきこと」をするが、法的責任を伴う判断はできない。そのため、AIによる支援を前提としても、エバリュエーターによる最終確認工程(ラストワーク)は必ず残る。この部分こそ、弁理士・技術者の専門性が発揮される領域であり、むしろAI導入によってそこに注力できるようになる。
関連資料
この事例に関連する資料をご覧いただけます。
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- 産業構造審議会 知的財産分科会(H29.12.26)
- 日本弁理士会 技術標準委員会「技術標準と弁理士」(2015)
- 加藤恒『パテントプール概説』(発明協会, 2006)
- 真田有「必須特許評価(3Gパテントプラットフォーム評価)」(LES JAPAN, 2015)
- 特許庁「標準必須性に係る判定の利用の手引き」(改訂版, 令和元年)
- 特許庁「IoT関連技術の審査基準について」(2018年)
- 3GPP規格文書(3rd Generation Partnership Project (3GPP) Technical Specifications and Technical Reports)
- ETSI IPRポリシー(ETSI Intellectual Property Rights (IPR) Policy)
- FRAND判例(米・欧・日):米国 Microsoft Corp. v. Motorola, Inc. (9th Cir., 2015)、欧州 Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. (CJEU, Case C-170/13, 2015)、日本 アップル対サムスン事件(東京地裁判決、2014年)
- 補助資料・ガイドライン:JPO(特許庁)「標準必須特許の取り扱いに関する調査研究報告書」、経済産業省「知財戦略としての標準必須特許」関連資料、OECD報告書 "Licensing of SEPs in the ICT sector" (2020)
- 経済産業省「標準化ビジネス戦略検討スキル学習用資料」
- 経済産業省「オープン&クローズ戦略」事例集
通信規格を中心とした標準必須特許(SEP)の判定・評価業務を二十数年にわたり実践し、国際標準化活動においても日本発の技術を世界に広める活動を続けています。